벤처 기업 소송에 취소 당한 오픈소스 프로젝트 상표

소규모 오픈소스 프로젝트 딥키트(Deepkit)가 보유한 상표가 1억 5,000만 유로를 조달한 벤처기업 딥키(Deepki) 측 소송으로 취소됐다는 하소연이 올라와 눈길을 끈다.

딥키트는 엔지니어이자 기업가인 마크 J. 슈미트가 2018년 독일 함부르크에서 창업한 타입스크립트(TypeScript) 백엔드 웹 애플리케이션용 모듈러 프레임워크다. 오픈소스 프로젝트로는 소규모에 속하지만 슈미트에게는 지켜야 할 것이라는 생각으로 EU와 미국에서 상표등록을 진행했다.

그곳에 나타난 게 프랑스 파리를 거점으로 하는 부동산업계 대상 ESG 데이터 인텔리전스 플랫폼을 제공하는 딥키라는 기업이다. 딥키는 2022년 시리즈 C 라운드에서 1억 5,000만 유로 자금 조달에 성공했다.

슈미트에 따르면 자금조달 후 상표가 필요해진 딥키가 유럽연합지적재산청(EUIPO)에 대해 딥키트 상표 취소를 신청했다고 한다. EUIPO는 오픈소스 프로젝트 상표 취득을 인정하고 있지만 EU 내에서의 상표에 대한 진정한 사용 증명이 필요하다고 슈미트는 말한다. 웹서비스의 경우 사용자 데이터를 수집하지 않으면 EU 내에서 사용자가 이용하고 있다는 걸 증명할 수 없지만 슈미트는 정보 수집량을 가능한 한 적게 하도록 했으며 또 메인 페이지에서 한때 운영했던 구글 애널리틱스는 많은 사용자가 차단해서 거의 기능하지 않았다고 한다.

이 때문에 EUIPO는 2018년부터 2023년까지의 통계 데이터에서 딥키트 사이트를 방문한 사용자 중 EU 내 사용자는 1,800명 정도로 적어 EU 내 상업적 이용 실태로 인정되지 않는다고 판단했다. 또 다운로드 수십만 회와 수천 건 스타를 포함한 npmjs+GitHub 통계 데이터에 대해서는 위치정보 데이터가 없어 EU에서의 사용을 확인할 수 없다며 기각됐다. 슈미트에 따르면 EUIPO는 등록된 상표 딥키트와 서비스 이용을 명확히 연결짓지 못한다고 주장해왔다고 한다.

이렇게 해서 딥키 측 신청이 인정되어 슈미트가 보유한 딥키트 상표는 상표 취소 신청이 제출된 2024년 3월 18일로 소급해서 취소됐다. 또 취소 절차에서 패소한 형태인 슈미트는 상대방이 부담한 비용을 지불하게 됐다.

딥키는 미국에서도 상표 취득을 노렸으며 2022년 신청했을 때는 유사성이 과도하게 높다며 USPTO(미국특허상표청)에 기각됐지만 2025년 재신청을 통해 상표등록에 성공했다. 왜 한 번 기각된 신청이 통과됐는지는 불명이라고 한다.

이런 상황에서 슈미트는 다른 사용자에게 세컨드 오피니언을 얻은 후 EU에서 이의신청을 해야 할지, 미국에서 딥키트 상표등록에 이의신청을 해야 할지, 아니면 딥키트 상표권을 완전히 포기해야 할지 등 고민을 토로하고 있다. 한편 커뮤니티에선 깃허브나 웹사이트를 운영하고 등록된 명칭을 사용하는 것만으로도 상표를 사용하고 있다는 요건은 만족하고 있어야 한다는 의견과 EU에서 상표가 취소되어도 먼저 사용한 건 슈미트이며 또 딥키도 필요한 상표는 얻었으니 더 이상의 행동은 취하지 않을 것으로 생각되므로 이름은 바꾸지 말아야 한다는 댓글이 있는 한편 소송에 소모하기에는 인생이 너무 짧다며 문제를 피하는 방향으로 권하는 목소리도 나오고 있다. 관련 내용은 이곳에서 확인할 수 있다.